11.2.3 Exame da Designação¶
11.2.3.1 Prazos de exame¶
De acordo com as disposições do Decreto Legislativo nº 150/2022, do art. 12 do Ato de Genebra e da Regra 18 do Regulamento Comum, da data da notificação da designação do Brasil será contado o prazo limite de 06 (seis) meses para que o INPI notifique eventual recusa à proteção do desenho industrial objeto do registro internacional.
A recusa apresentada dentro do prazo limite não é, necessariamente, uma decisão final. Assim, o INPI poderá notificar uma recusa que poderá ser retirada posteriormente. Desta forma, o exame substantivo da designação do Brasil deverá ocorrer em até 06 (seis) meses da data da designação, devendo ser considerados todos os possíveis impedimentos legais à proteção do desenho industrial objeto da designação do Brasil.
Na hipótese de nenhuma recusa ter sido notificada tempestivamente, a proteção do registro internacional no Brasil será conferida, como prevê o art. 14 do Acordo de Haia.
As hipóteses de recusa à proteção estão detalhadas no subitem Notificações aplicáveis dos itens 11.2.3.4 Exame substantivo da Designação do Brasil e 11.2.3.5 Recursos.
11.2.3.2 Tradução¶
Como os registros internacionais que designam o Brasil serão recebidos em língua estrangeira, antes do exame substantivo serão traduzidas para o português as seguintes informações:
- indicação do produto;
- descrição (se houver); e
- legenda das figuras.
11.2.3.3 Exame da prioridade¶
A reivindicação de prioridade em registros internacionais que designam o Brasil implica na apresentação obrigatória de documentação hábil de prioridade no prazo de até 90 dias após a publicação da designação pela Secretaria Internacional. A apresentação da documentação de prioridade deve ser realizada por meio de ato realizado por procurador diretamente no INPI.
A apresentação da documentação hábil da prioridade também poderá ser realizada por meio da informação do código DAS no momento do pedido de registro internacional, para exame de documentação eletrônica compartilhada por meio do sistema WIPO-DAS. Para mais informações sobre a apresentação de documentação de prioridade por meio do sistema WIPO DAS, ver itens 4.4.2 Prioridade e 5.2.2 Análise do documento comprobatório de prioridade, subitem WIPO - DAS.
Antes do exame substantivo, as prioridades reivindicadas nas designações recebidas pelo Brasil serão analisadas de maneira a confirmar se as configurações apresentadas na designação recebida correspondem às configurações incluídas no documento de prioridade reivindicado.
Caso as configurações sejam correspondentes e a proteção venha a ser concedida, a designação recebida pelo Brasil receberá a data da prioridade reivindicada.
Caso as configurações não sejam correspondentes, será atribuída a data de publicação da designação pela Secretaria Internacional como data de depósito do registro internacional.
A data de depósito atribuída em virtude de prioridade unionista sem correspondência com a designação recebida pelo Brasil será informada na concessão do registro e comunicada à Secretaria Internacional na declaração de concessão da proteção.
11.2.3.4 Exame substantivo da Designação do Brasil¶
Na etapa de exame substantivo, as designações recebidas pelo Brasil serão analisadas segundo os requisitos:
- se o objeto do registro internacional constitui um desenho industrial nos termos do art. 95 da LPI;
- se o objeto do registro internacional não infringe os ditames do art. 100 da LPI;
- se as reproduções (figuras) apresentadas no registro internacional revelam de maneira suficiente o desenho industrial reivindicado; e
- se o registro internacional inclui apenas um desenho industrial, nos termos do art. 104 da LPI.
Conforme preceitua o art. 12(2)(b) do Ato de Genebra do Acordo de Haia, a eventual notificação de recusa à proteção deverá informar todos os fundamentos legais que impedem a concessão da proteção ao desenho industrial objeto da designação. Neste sentido, quando necessária a notificação de recusa, a mesma apontará todas as infrações aos dispositivos legais. A recusa de proteção informará o prazo de 60 (sessenta) dias contínuos para que o titular do registro internacional que designa o Brasil apresente manifestação sobre a recusa.
Após o prazo de 06 (seis) meses, nenhuma norma legal poderá ser apontada como impedimento ao registro. Contudo, admite-se que novas recusas sejam notificadas, mesmo que indiquem outras normas, desde que a primeira recusa ocorra dentro do prazo citado.
Exame da Unidade de Desenho Industrial¶
Conforme art. 5(4) do Ato de Genebra do Acordo de Haia, complementado pela Regra 7(3)(v) do Regulamento Comum, o registro internacional depositado pela via do Acordo de Haia pode incluir até 100 configurações, desde que as mesmas pertençam a uma única classe da Classificação de Locarno.
Entretanto, conforme disposições do art. 106 da LPI e declaração feita pelo Brasil nos termos do art. 13(1) do Ato de Genebra do Acordo de Haia, o registro de desenho industrial no Brasil deve ser referir a um único objeto, ou seja, a apenas um desenho industrial, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito (ou seja, que pertençam a uma única classe e subclasse da Classificação de Locarno) e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.
Dessa maneira, caso a designação do Brasil inclua configurações que não atendem cumulativamente a todas as condições acima, será considerado que a designação não possui unidade do desenho industrial, ensejando notificação de recusa com base no art. 13(1) do Ato de Genebra. A recusa de uma designação com fulcro na declaração de unidade do desenho industrial deverá informar, além de fundamentos legais, prazo e forma de manifestação quanto à recusa, a indicação dos desenhos industriais identificados na designação (e suas variações, se houver). A recusa incluirá uma solicitação para que o titular do registro internacional aponte em sua manifestação, dentre os desenhos industriais indicados (e suas variações, se houver), aquele que prosseguirá no registro internacional. Os demais desenhos industriais (e suas variações, se houver), conforme indicados na notificação de recusa, poderão ser depositados em pedidos divididos, respeitado o limite de um desenho industrial por pedido dividido. Os pedidos divididos serão depositados diretamente no INPI pela via nacional e manterão a data de depósito do registro internacional ou de sua prioridade.
Faculta-se ao titular do registro internacional abdicar do depósito de pedidos divididos.
Exemplo de configurações consideradas variações de um mesmo desenho industrial e que poderão ser mantidas no mesmo registro:
Produtos: cadeiras
Class. Loc.: 06-01
Mesma característica distintiva preponderante: sim
Mesmo propósito (i.e. mesma classe e subclasse): sim
Podem ser mantidas no mesmo registro
Exemplos de configurações consideradas desenhos industriais distintos e que não poderão ser mantidas no mesmo registro:
Produtos: gaveteiro e cadeira
Class. Loc.: 06-04 (gaveteiro) e 06-01 (cadeira)
Mesma característica distintiva preponderante: não
Mesmo propósito (i.e. mesma classe e subclasse): não
Não podem ser mantidas no mesmo registro
Produtos: cadeiras
Class. Loc.: 06-01
Mesma característica distintiva preponderante: não
Mesmo propósito (i.e. mesma classe e subclasse): sim
Não podem ser mantidas no mesmo registro
| Atenção! Ainda que todas as configurações do registro internacional sirvam ao mesmo propósito (i.e. pertençam à mesma classe e subclasse) e apresentem a mesma característica distintiva preponderante, será observado o limite legal de 20 (vinte) variações do mesmo desenho industrial por registro. Assim, caso a designação inclua mais variações que tal limite, será notificada uma recusa para que o requerente indique quais variações serão mantidas no registro internacional. As variações excedentes poderão ser depositadas em pedidos divididos. |
Notificações aplicáveis¶
No curso do exame substantivo de uma designação do Brasil, serão publicados na Revista da Propriedade Industrial os mesmos despachos aplicáveis ao exame de pedidos de registro de desenho industrial depositados diretamente no INPI. Concomitantemente, serão encaminhadas as seguintes notificações à Secretaria Internacional:
Notificação de recusa de proteção
As notificações de recusa, na forma da Regra 18 do Regulamento Comum do Acordo de Haia, serão enviadas para comunicar:
a) Formulação de exigências durante o exame;
b) Suspensão do exame em razão de ação judicial; ou
c) Decisão de indeferimento da designação.
A recusa de proteção decorrente do indeferimento da designação informará que a declaração de concessão da proteção posterior a uma notificação de recusa só será enviada após a decisão de eventual recurso da segunda instância administrativa.
Declaração de concessão de proteção
As declarações de concessão de proteção serão comunicadas por ocasião do deferimento da designação, na forma da Regra 18bis do Regulamento Comum do Acordo de Haia.
Ressalta-se que a concessão de proteção à designação ocorrerá quando o desenho industrial examinado não infringir nenhum dispositivo legal e atender às condições de registrabilidade previstas em Lei.
Declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa
Durante o exame substantivo da designação do Brasil, a declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa será enviada, na forma da Regra 18(2) do Regulamento Comum do Acordo de Haia, para comunicar a decisão de concessão da designação, nos casos em que tenha sido enviada uma notificação de recusa da proteção.
A declaração de concessão de proteção deverá informar que as recusas enviadas anteriormente foram retiradas.
11.2.3.5 Recursos¶
Aos registros internacionais que designam o Brasil serão assegurados os mesmos direitos de manifestação e recurso garantidos aos requerentes de pedidos de registro de desenho industrial depositados diretamente no INPI. São, portanto, aplicáveis ao exame da matéria os mesmos critérios, condições e remédios descritos na LPI e no capítulo 7 Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Cabe ressaltar que, para recorrer de decisão administrativa, o requerente deverá apresentar o competente recurso diretamente no INPI, devendo ser observado o disposto no item 11.2.2 Atos praticados diretamente no INPI.
Análise do recurso¶
Caso tenha expirado o prazo de 06 (seis) meses instituído pelo art. 12 do Ato de Genebra do Acordo de Haia, não será possível apontar, na etapa de análise do recurso, outros impedimentos legais que não tenham sido elencados em recusas enviadas anteriormente.
Notificações aplicáveis¶
No curso do exame de recurso de uma designação do Brasil, serão publicados na Revista da Propriedade Industrial os mesmos despachos aplicáveis ao exame de recurso de pedidos de registro de desenho industrial depositados diretamente no INPI. Concomitantemente, serão encaminhadas as seguintes notificações à Secretaria Internacional:
Declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa em virtude de recurso
Após o exame do recurso da designação do Brasil, a declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa será enviada, na forma da Regra 18(2) do Regulamento Comum do Acordo de Haia, para comunicar a reforma total do indeferimento ou da divisão da designação em grau de recurso.
No caso da reforma da decisão de divisão do registro internacional, deverão ser apontados os termos da reforma da decisão de divisão. A declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa será enviada, se for o caso. Caso seja estabelecida nova forma de divisão, a mesma deverá ser informada.
Nestes casos, a declaração de concessão informará que as recusas enviadas anteriormente foram retiradas.
Confirmação de recusa
Em caso de confirmação de recusa após o exame do recurso da designação do Brasil, não haverá notificação de confirmação de recusa à Secretaria Internacional da OMPI. A decisão referente ao recurso será publicada na RPI.
11.2.3.6 Notificação de decisões posteriores¶
Finalizado o exame da registrabilidade do desenho industrial objeto de uma designação do Brasil, inclusive em grau de recurso, o INPI, ao proferir ou tomar ciência de decisões administrativas ou judiciais, que afetem a situação final de proteção de um desenho industrial objeto de uma designação do Brasil, comunicará à Secretaria Internacional, na forma da Regra 20 do Regulamento Comum do Acordo de Haia. A comunicação informará somente a situação final do desenho industrial no Brasil.
Desta forma, o INPI comunicará por meio de uma notificação de decisão posterior as seguintes situações, dentre outras:
a) a declaração judicial de nulidade do registro em trânsito julgado;
b) a decisão final acerca da alteração de titularidade.
O INPI comunicará apenas a decisão posterior que determine a situação final de uma designação do Brasil, para a qual não caiba qualquer tipo de recurso ou revisão. Nos casos em que caiba recurso contra a decisão, o INPI não emitirá comunicação de decisão posterior à Secretaria Internacional.
11.2.3.7 Irregularidades nas notificações¶
De acordo com a Regra 18(2)(b) do Regulamento Comum do Acordo de Haia, as notificações de recusa deverão indicar:
a) o número do registro internacional;
b) todos os fundamentos legais que impedem a concessão da proteção ao desenho industrial objeto da designação;
c) o prazo limite para interposição de recurso ou apresentação de manifestação em cumprimento de exigência, bem como as condições para a prática do ato;
d) a data em que a recusa foi proferida.
As recusas são anotadas e publicadas na Gazeta da OMPI.
Nos termos da Regra 19(a) do Regulamento Comum do Acordo de Haia, a notificação de recusa será desconsiderada pela Secretaria Internacional se:
a) o documento não contiver o número do registro internacional ou indicações que permitam a identificação do registro internacional;
b) o documento não informar o(s) motivo(s) e a fundamentação da recusa; ou
c) o documento for enviado após o prazo de 06 (seis) meses.
Em observância à Regra 19(b) do Regulamento Comum, constatada qualquer das irregularidades descritas, a Secretaria Internacional não procederá à anotação, mas transmitirá uma cópia da recusa irregular ao titular do registro internacional. A Secretaria Internacional informará ao INPI e ao requerente que a recusa foi desconsiderada. Caso o prazo de 06 (seis) meses ainda não tenha expirado, nova notificação de recusa poderá ser enviada.
A recusa que não fornecer informações sobre a possibilidade de recurso ou manifestação, bem como os prazos para a prática do ato também será desconsiderada, a menos que uma retificação seja encaminhada pelo INPI no prazo limite de 2 (dois) meses da notificação da irregularidade pela Secretaria Internacional. Retificada a irregularidade, será mantida a data da recusa anteriormente enviada.
Havendo outras irregularidades, a Secretaria Internacional anotará a recusa e convidará o INPI a retificá-la sem demora, conforme orienta a Regra 18(2) do Regulamento Comum.
Após o recebimento de uma notificação de recusa, o titular do registro internacional tem direito aos mesmos meios de recurso e manifestação garantidos aos requerentes de pedidos de registro de desenho industrial depositados diretamente no INPI. Cabe ressaltar que a Secretaria Internacional não opina quanto aos fundamentos da recusa nem intervém em matéria substantiva.