5.4 Exame de mérito¶
5.4.1 Exame da novidade e originalidade¶
O exame da novidade e originalidade afere se um desenho industrial é novo, nos termos dos art. 96, e original, nos termos do art. 97 da LPI.
O exame de novidade e originalidade é o exame comparativo das características visuais do desenho industrial em relação às características visuais de produtos no estado da técnica. Tal exame é realizado em diversas circunstâncias, entre as quais a Proposição Administrativa de Nulidade, o Exame de Mérito e as ações judiciais.
O exame comparativo depende da avaliação da(s) figura(s) do desenho industrial em análise em um documento com, no mínimo, uma figura do produto no estado da técnica. O documento da anterioridade deve apresentar, cumulativamente:
• figura(s) com qualidade gráfica, de maneira a permitir a aferição das características visuais da configuração;
• comprovação de data de publicação, de maneira a permitir estabelecer se a configuração constitui estado da técnica frente ao desenho industrial em exame.
Caso o documento que contenha o objeto da comparação não apresente alguma das características acima, o mesmo não será considerado válida para o exame da novidade e originalidade.
Cabe ressaltar que, para um registro que apresente variações configurativas de um desenho industrial, caso seja encontrada uma anterioridade impeditiva a alguma delas, o registro completo será tornado nulo, uma vez que não há previsão legal para a nulidade parcial do registro.
5.4.1.1 Exame da novidade¶
O exame da novidade busca aferir se o desenho industrial é idêntico a alguma configuração que já se encontra no estado da técnica. O estado da técnica, de acordo com a LPI, é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio.
O conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.
Não será considerado estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12 da LPI.
Não é possível declarar que um desenho industrial não possui novidade com base num exercício subjetivo de composição a partir de elementos oriundos de diversos desenhos industriais. Nesse sentido, o exame da novidade é objetivo: a prova que um desenho industrial não possui novidade deverá estar contida em um documento único, anteriormente publicado, cuja(s) figura(s) revelem configuração idêntica ao desenho industrial em exame.
5.4.1.2 Exame da originalidade¶
O exame da originalidade busca aferir se o desenho industrial possui configuração visual distintiva em relação a objetos e produtos anteriores. Por objetos e produtos anteriores, entende-se aqueles já incluídos no estado da técnica.
O desenho industrial deve possuir características que tornem sua aparência singular frente à configuração de objetos ou produtos incluídos no estado da técnica. Não basta, portanto, que o desenho industrial em exame não seja idêntico aos predecessores: sua configuração externa deve diferenciar-se de maneira substancial em relação aos anteriores.
O resultado visual original pode ser alcançado pela combinação de elementos conhecidos. Esse resultado se refere à combinação do todo ou partes da configuração de objetos ou produtos incluídos no estado da técnica, compondo um desenho industrial cuja configuração seja suficientemente distintiva em relação a objetos ou produtos anteriores.
Cor¶
A mera diferença de cor ou combinação de cores não constitui elemento diferenciador suficiente para garantir a originalidade de um desenho industrial. Assim, caso o elemento diferenciador entre dois desenhos industriais seja unicamente a cor ou a combinação de cores, será constatada a ausência de originalidade.
Texturas, tratamento de superfície e outros aspectos visuais de materiais¶
A mera diferença de texturas, tratamento de superfície ou outros aspectos visuais de materiais não constitui elemento diferenciador suficiente para garantir a originalidade de um desenho industrial. Assim, caso dois desenhos industriais sejam muito semelhantes e o elemento diferenciador seja unicamente a textura, o tratamento de superfície ou outros aspectos visuais de materiais, será constatada a ausência de originalidade.
Relevância das características visuais¶
O examinador poderá identificar as vistas que apresentam as características visuais mais relevantes no desenho industrial em análise. As características visuais dessas vistas serão analisadas de maneira mais detalhada em detrimento de outras vistas menos relevantes. Caso as características visuais das vistas mais relevantes sejam bastante semelhantes às características visuais do objeto anterior e os elementos diferenciadores concentrem-se nas vistas menos relevantes, será declarada a falta de originalidade do desenho industrial em análise.
Famílias tipográficas¶
A publicação de caracteres que integram uma família tipográfica em período anterior ao período de graça estabelecido pelo § 3º do art. 96 da LPI servirá de prova de ausência de novidade e/ou originalidade para o registro do desenho industrial dessa família tipográfica.
Constitui publicação de caracteres de famílias tipográficas: aplicação em palavras, textos, caracteres isolados ou em sequência, siglas ou qualquer representação impressa ou exibição em telas ou outros meios de visualização, desde que tornada pública e que permita identificar, de maneira inequívoca, que se trata de caracteres tipográficos de uma mesma família.
O caractere ou caracteres cujas formas não sejam revestidas de suficiente caráter distintivo não serão considerados provas de uso anterior.
5.4.2 Busca por anterioridades¶
Para averiguar se há anterioridades iguais ou similares ao desenho industrial em exame, realiza-se uma busca, não exaustiva, desconsiderando as anterioridades cujo uso ou divulgação tenha ocorrido dentro do Período de Graça (ou seja, nos 180 dias que antecedem a data de depósito ou da prioridade mais antiga), desde que essa divulgação tenha sido efetuada pelo titular do registro ou por terceiros por ele autorizados.
A busca por anterioridades é realizada a partir do campo de aplicação atribuído ao desenho industrial do registro, definido pela escolha de classe e subclasse na Classificação de Locarno, e pode, a critério do examinador, abranger ainda outras classes de objetos ou produtos. Por exemplo: no exame de um registro de um brinquedo ou miniatura em forma de automóvel (classe 21-01), a busca poderá incluir a classe correspondente a automóveis (12-08). Para mais informações sobre o campo de aplicação ver o item 5.3.1.1 Identificação do produto, letra (c) Campo de aplicação.
Por ocasião do exame de mérito e visando a melhor adequação do registro à Classificação de Locarno, o examinador tem a prerrogativa de alterar a classificação, através da publicação do despacho 50 – Alteração de Classificação.
A partir da definição da classe, a busca é realizada mediante os seguintes passos, consecutivamente:
• Busca no banco de dados de desenhos industriais registrados no INPI (BuscaWeb), sem limite temporal, na classe atribuída ao produto no momento do registro, podendo, a critério do examinador, incluir outras classes relacionadas à configuração daquele produto; o Buscaweb está acessível através do endereço eletrônico https://busca.inpi.gov.br/pePI/;
• Busca em sites de vendas, blogs, materiais publicitários, etc., com base em levantamento dos dados do titular e do objeto ou produto do registro de desenho industrial. Esse levantamento ajuda a conhecer a área de atuação do titular, seu portfólio de produtos e seus canais de divulgação e venda on-line, permitindo que o examinador tome conhecimento das terminologias usuais relacionadas ao objeto do registro no mercado e, se possível, o nome comercial (ou modelo) do mesmo, direcionando as buscas;
• Busca no banco de dados internacionais de desenhos industriais da OMPI (ou WIPO, em inglês) – Organização Mundial da Propriedade Industrial (disponível em https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp), sem recorte temporal ou territorial, utilizando ferramentas que permitam a realização de buscas por amostragem estatisticamente relevantes; e
• Em alguns casos, a critério do examinador, as buscas poderão ser efetuadas nas bases de dados de patentes do INPI.
A busca por anterioridades poderá utilizar a metodologia da NBR 5426 e/ou ferramentas de busca por imagem com apoio de Inteligência Artificial para seleção de amostra relevante.
Para que seja considerada válida, a prova de anterioridade deve incluir pelo menos uma imagem do produto, com qualidade gráfica suficiente para permitir a comparação visual com o registro em exame. Além disso, deve incluir informação que permita aferir a data de publicação da prova ou de uso do desenho industrial.
A data de uma publicação é considerada como a data de divulgação. Quando apenas o mês ou ano específico é indicado como data de publicação, o último dia do mês ou do ano deve ser considerado como a data de divulgação.
Em caso de teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias, a data relevante a ser considerada para efeito de publicação será a data da defesa, salvo os casos em que tal defesa tenha sido realizada em condições de sigilo, onde a data relevante será a data de publicação do documento.
Uma imagem disponibilizada de maneira eletrônica sem indicação da data de publicação não pode ser citada como estado da técnica. Serão aceitos documentos e páginas da internet com data de publicação explícita. Também serão aceitos documentos e páginas disponibilizados por meio de serviços de arquivo de páginas da internet (ex.: Wayback Machine etc.) desde que explicitem a data da cópia do arquivo eletrônico.
A busca por anterioridades será considerada concluída caso uma única anterioridade válida comprove a ausência de novidade do desenho industrial em exame.
5.4.3 Parecer de exame de mérito¶
Será emitido parecer de mérito com a relação de anterioridades relevantes encontradas ao longo das buscas. No parecer, serão incluídas informações acerca das bases utilizadas para a busca, das bases/ferramentas utilizadas e dos documentos encontrados e considerados relevantes.
Caso o parecer indique a ausência de novidade e/ou originalidade do desenho industrial em exame, o mesmo deverá conter uma análise técnica comparativa da configuração da prova de anterioridade com o objeto do registro em exame.
O parecer de mérito ficará disponível ao requerente a partir da publicação do resultado do Exame de Mérito, que indicará se foram ou não encontradas anterioridades impeditivas ao registro.
Caso não seja encontrada nenhuma anterioridade idêntica ou muito semelhante ao registro, este será mantido, encerrando-se o exame de mérito.
Caso seja encontrada alguma anterioridade idêntica ou muito semelhante ao registro, a mesma fundamentará a instauração de ofício de um Processo Administrativo de Nulidade (PAN), que se dará através da publicação de Nulidade Administrativa.
5.4.4 Processo Administrativo de Nulidade de ofício¶
O processo administrativo de nulidade é o procedimento administrativo para anular o registro do desenho industrial concedido sem os requisitos de proteção estabelecidos no art. 95 da LPI.
O procedimento poderá ser instruído de ofício, caso a ausência dos requisitos seja constatada durante o exame técnico, por terceiros (mediante interposição de petição de nulidade de desenho industrial), ou como resultado do Exame de Mérito. A instauração do processo administrativo de nulidade será publicada na RPI por meio do despacho de Nulidade Administrativa.
No caso do processo administrativo de nulidade de ofício, a área técnica deverá instruir a proposição de nulidade administrativa, no qual deverão constar as provas da ausência dos requisitos do art. 95. Caso o processo seja referente à ausência de novidade ou originalidade, a instrução deverá incluir as provas válidas referentes às anterioridades.
O processo administrativo de nulidade será analisado pela 2ª instância administrativa do INPI, com base nas provas apresentadas no processo instaurado. Confirmada a falta de novidade ou originalidade, o registro será tornado nulo.
A instauração do processo administrativo de nulidade, de ofício ou por terceiros, sobrestará o pedido de Exame de Mérito.